Использование товарного знака производителя продавцом: законно?

Представим ситуацию: компания реализует холодильники и использует торговый знак производителя для обозначения его устройств. Будет ли считаться это нарушением исключительных прав производителя на официальный логотип, рассмотрим на примере дела № А56-13978/2017.

«Завод имени Серго» ( «ПОЗиС») и «Центрхолод» обратились с апелляцией, чтобы обжаловать решение, принятое 9 августа 2017 г. Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску завода к обществу о взыскании 35 миллионов рублей компенсации. Это равно двойной сумме стоимости права пользования товарным знаком.

Заявление производителя холодильников удовлетворено судом первой инстанции частично: своим решением судья обязал «Центрхолод» выплатить истцу 1 миллион рублей компенсации, отказав в удовлетворении остальных исковых требований. Обе стороны не согласились с решением и обратились с апелляцией.

Требования сторон

В жалобе на решение суда первой инстанции истец потребовал отменить пункт об уменьшении компенсационной суммы. Представитель «ПОЗиС» мотивировал это отсутствием ходатайства со стороны ответчика об уменьшении данной выплаты. Потому, считает истец, у суда не было законных оснований снижать заявленную в иске сумму.

Требование второй стороны также заключается в отмене решения суда первой инстанции, отказе в принятии положительного решения по иску «ПОЗиС». Ответчик сосласлся на следующие обстоятельства:

• Некорректная ссылка судом на положения ст. 1487 Гражданского кодекса в свете обстоятельств рассматриваемого дела, в соответствии с которыми не будет нарушением применение официального логотипа по отношению к продукции, выпущенной в оборот правообладателем;
• Необоснованное принятие расчета компенсационной выплаты, представленного истцом в рамках п.п. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, дающей правообладателю право потребовать возмещения убытков за неправомерное пользование официальным логотипом в размере, превышающем в два раза стоимость права применения такого знака;
• Неправомерное толкование п.п. 1 п. 4 ст.1515 ГК РФ. В соответствии с этим положением размер выплаты определяется судом, без ходатайства истца.

Обстоятельства дела

Истцу, «ПОЗиС», принадлежит официальный логотип POZIS на холодильное оборудование и устройства класса 11 МКТУ (право действительно до 18 апреля 2021 г.), класса 11, 12, 13 МКТУ (до 8 июня 2017 г.). Завод производит холодильные установки разного назначения, в том числе для фармацевтики. Посредством системы «Яндекс. Директ» истец обнаружил, что его товарный знак используется компанией «Центрхолод» неправомерно: общество разместило рекламный текст с формулировкой «Фарм холодильник Позис». Словосочетание использовалось в рекламной ссылке, входило в текст рекламного материала, было доступно пользователям. Факт подтверждался в суде истцом протоколами просмотра интернет-страницы.

В 2016 г. «ПОЗиС» обратилось в УФАС по Санкт-Петербургу с заявлением об использовании «Центрхолод» формулировки, сходной с товарным знаком истца, что является нарушением его исключительных прав. УФАС выдало компании «Центрхолод» предупреждение о прекращении нарушений антимонопольного законодательства. От ответчика последовало письмо, в котором он отчитался в выполнении предупреждения и устранении нарушения.

27 января 2017 г. истец обратился к обществу с требованием выплатить компенсацию за незаконное пользование официальным логотипом производителя. Причитаемая сумма была вычислена путем оценки рыночной цены брендовой маркировки. Так как «Центрхолод» не выполнил претензионные требования, «ПОЗиС» было вынуждено обратиться с заявлением в арбитражный суд.

При рассмотрении дела в первой инстанции судья пришел к выводу о том, что компания «Центрхолод» незаконно пользовалась в рекламных целях официальным логотипом без ведома правообладателя, и теперь истец может получить компенсацию. Такая норма предусмотрена ст. 1515 ГК РФ. Однако оценка стоимости судьей не была квалифицирована как достаточное доказательство. Потому сумму компенсации определили в суде в размере 1 миллиона рублей.

Позиция апелляционного суда

Изучив жалобы, апелляционный суд принял сторону «Центрхолод» и решил удовлетворить его требования. Чем мотивировал суд свою позицию?

1. В соответствии со ст. 1229, п. 1 ст. 1484 ГК РФ, правообладатель официального товарного знака использует его на свое усмотрение. Логотип может размещаться на продукции, документации, в объявлениях и рекламных материалах, в том числе в Интернете.
2. П. 3 ст. 1484 ГК запрещает применять товарный знак без ведома его владельца. Также нельзя использовать схожие с официальным брендом символы, если в результате есть риск смешения.
3. Применять официальный логотип без согласия правообладателя незаконно и влечет санкции.
4. Ст. 1250 ГК предусматривает защиту прав посредством требования возмещения убытков к тому, кто незаконно воспользовался товарным знаком.

Согласно материалам дела, истец владеет товарным знаком POZIS законно. Размещение логотипа в сети «Интернет» доказано заверенными нотариально протоколами просмотра сайта. Фирменный логотип присутствует в рекламе с активной ссылкой на сайт en-med.ru. Именно на нем опубликованы сведения о моделях холодильников «Енисей».

Это обстоятельство суд первой инстанции квалифицировал как незаконное пользование товарной маркировкой компанией «Центрхолод» для рекламы холодильных установок POZIS.

Выходит, что логотип POZIS позволяет эффективно продвигать холодильники, продаваемые «Центрхолодом», и вводит посетителей сайта в заблуждение. 

Однако из смысла ст. 1487 ГК РФ следует, что если официальный логотип используется сторонней организацией для реализации продукции правообладателя товарного знака и с его согласия, то нет нарушения исключительных прав.

Поэтому ответчику предстоит доказать, что реализация оборудования происходила с ведома и согласия владельца товарного знака. В рамках обязательства ответчик предоставил суду контракты на поставку продукции компаниями «Белар», «ФармИнвест». Документы свидетельствуют, что «Центрхолод» купил холодильники ПОЗИС именно в этих компаниях. При этом на странице в интернете указано, что общества «Белар», «ФармИнвест» являются дилерами товаров, производимых «ПОЗиС». Следует, что применение знака «ПОЗИС»(POZIS) на продукции истца происходит с разрешения правообладателя?

Какова тогда роль компании «Центрхолод»? Общество в этом случае продает товар, изготовленный третьими компаниями под товарными знаками этих организаций, то есть применяет название товара в рекламных материалах о своей деятельности. Из них следует, что «Центрхолод» не является изготовителем этой продукции.

В разъяснении Пленума Высшего Арбитражного Суда от 8 октября 2012 г. № 58 об основных положениях закона о рекламе есть один существенный момент. В нем допускается факт использования в рекламных целях логотипа продукции, реализуемой непрямыми партнерами производителя, если они продают эту категорию товаров.

Суд апелляционной инстанции решил не квалифицировать применение логотипа «ПОЗИС» (POZIS) к продукции завода при ее реализации ответчиком как использование товарного знака «ПОЗиС». Судья посчитал это всего лишь названием товара, который продает «Центрхолод». Суд также учел, что продукция введена в оборот на территории России самим «ПОЗиС». Компания «Центрхолод» не использует логотип «ПОЗИС» (POZIS) для собственной идентификации.

Из этого следует, что суд первой инстанции неверно истолковал норму закона, потому с общества «Центрхолод» не может быть взыскана компенсация как за применение официального логотипа без согласия правообладателя: такого нарушения в данном случае нет. Следовательно, некорректно применено и положение ст. 1515 ГК.

Апелляционный суд также полагает, что сумма компенсации рассчитана неверно. «ПОЗиС» для расчета ориентировалось на нормы п.п. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, согласно которой стоимость определяется ценой, указанной в лицензионном договоре, или другим путем (в данном случае была проведена оценка независимой оценочной компанией).

Апелляционный суд установил, что расчет заявителя является необоснованным:

• Из Отчета нельзя определить стоимость, которая бы взималась за неправомерное использование товарного знака;
• Стоимость права пользования товарным знаком в Отчет об оценке определена посредством использования рекомендуемого размера роялти за использование логотипа в процентом отношении от выручки заявителя от продажи холодильного оборудования;
• Заявитель использовал выручку от реализации им всех холодильных установок, а не от продажи фармацевтического холодильного оборудования.

Суд считает, что отчет не является основанием для вычисления суммы компенсации за использование официального логотипа заявителя. Следовательно, не доказана сумма компенсации, нет доводов, которые позволили бы установить сумму в рамках искового заявления. Чтобы применить положение п.п. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, суду нужно предоставить основания для изменения суммы компенсации. Учитывая, что оценка стоимости не является основанием для определения суммы, суд первой инстанции не мог также изменить размер компенсации.

По этой причине апелляционный суд счел иск «ПОЗиС» не подлежащим удовлетворению, отменил решение суда первой инстанции и вынес новое постановление по делу.

Выводы

Не всегда применение в рекламных целях продавцами официально зарегистрированного знака производителя продукции будет приравниваться к несоблюдению исключительных прав. Магазины часто используют брендовые логотипы для привлечения внимания потребителей к ассортименту. 

Суд второй инстанции расставил все точки над i в вопросе правомерности использования подобной маркировки компаниями, которые реализуют продукцию, введенную в оборот самим заводом-изготовителем.

Вредит ли компании продажа товарного знака?

Что такое товарный знак?

Товарный знак (ТЗ) – это средство индивидуализации производимых компанией продуктов. Первоначально в Европе и США использовали название товарная марка. Дословный перевод английского словосочетания trademark с аббревиатурой TM.

ТЗ бывают нескольких видов:

На разработку и продвижение товарного знака на рынке нужно потратить немало усилий, времени и денег. По данным аналитических исследований ТМ Coca-Cola за более чем 100 лет существования поднялся в цене до $ 60 млрд. То есть действующее обозначение имеет весомую стоимость (или даже определяющую) для его бенефициара . И государственная регистрация товарных знаков защищает права собственника , который ввел его в оборот на рынке. Право на использование знака сохраняется в течение 10 лет с даты подачи заявки и может быть продлено неограниченное число раз. Например, товарная марка «Кока-кола» в России, СССР и РФ действует с 19-го века.

Как защищается право на ТЗ?

Товарный знак защищается в соответствии со ст. 1478 ГК РФ – гражданского кодекса России. Обладать исключительным правом на ТЗ может юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Владелец имеет монопольные права на владение и распоряжение:

Передача права осуществляется по лицензионному договору. В нем ограничивается срок и место использования знака страной или регионом страны, а также перечень товаров и услуг, маркируемых этим ТЗ. По решению суда прекращение пользования знаком может сопровождаться конфискацией и даже уничтожением всех незаконно промаркированных товаров. Судом может быть наложена на нарушителя выплата компенсаций.

Можно ли продавать товарный знак?

На вопрос «Вредит ли обществу продажа товарного знака?» не существует однозначно верного ответа. Если ТЗ был продан с соблюдением всех законных требований, то для покупателя открываются новые возможности:

А покупатель получает разовый платеж за продажу знака и теряет возможность его неограниченного использования.

Как убыточному предприятию продать свой товарный знак?

Каждое предприятие, как юридическое лицо (ЮЛ) имеет фирменное наименование. Многие ЮЛ регистрируют в Роспатенте свое наименование или его часть, как товарный знак (ТЗ). При этом они получают юридический охранный документ – свидетельство на ТЗ. Владелец свидетельства имеет исключительные, т. е. "монопольные" права владеть и распоряжаться своим ТЗ:

• владеть –  использовать по своему усмотрению;
• распоряжаться – запрещать или разрешать возмездно, т. е. платно, использование другими ЮЛ, индивидуальными предпринимателями или предприятиями на условиях, оговоренных в лицензионном договоре.

Лицензионный договор после проверки его обязательных частей должен быть зарегистрирован в Роспатенте.

Эти права распространяются только на те виды товаров и услуг, на которые проведена регистрация. Классы услуг выбирают при подаче заявки на выдачу свидетельства на ТЗ. От их количества зависит стоимость регистрации. Всего в международном классификаторе МКТУ (международный классификатор товаров и услуг) 45 классов. Большая их часть – это 34 класса товаров и 11 классов услуг. Если знак используется другими производителями на товарах, не входящих в классы, на которые выдано свидетельство то его охрана не действует. Т. е. нарушения нет. Но владелец знака, потребовавший наказания нарушителя, должен будет доказать это документами.

Процедура передачи права на ТЗ

Владелец зарегистрированного и действующего ТЗ может за плату передать все свои права на него или их часть третьим лицам – другому ЮЛ, ИП, ООО и пр. Передача ведется только на платной основе в форме гражданско-правового договора на:

• уступку или отчуждения ТЗ;
• лицензионную передачу;
• франчайзинг, он же концессия;
• залог.

В лицензионном договоре ограничиваются классы товаров и услуг лицензиара, т. е. владельца знака, территория и срок действия проданного ТЗ. Платеж производит лицензиат – получатель права – разовый или периодический – ежегодный, квартальный, помесячный. По окончанию срока действия лицензии все возвращается в исходную позицию.

Залоговый договор может касаться получения кредита или другой формы залога.

Во франчайзинговом договоре кроме ТЗ может разрешаться использование фирменного или корпоративного стиля, наименования предприятия, секретов производства и пр. Т. е. франчайзер получает готовый и проверенный бизнес.

Все эти и некоторые другие договоры – только письменные и должны быть зарегистрированы в Роспатенте.

Таким образом владелец убыточного предприятия, который имеет в собственности свой товарный знак может его продать или полностью, т. е. безвозвратно, или частично – с частью прав или на ограниченное время. 

Как запретить продажу товара с товарным знаком

Право на ТЗ возникает в нескольких случаях:

Исключительное право на ТЗ возникает в соответствии со ст. 1484 Гражданского Кодекса РФ – все права на владение и распоряжение. Разрешено изготавливать, продавать, завозить на территорию страны товары, например, из КНР, Европы, США и пр.

Предельный объем передаваемых прав – полное отчуждение от собственника. Т. е. передача всех прав, путем продажи товарного знака. К этому виду относится и передача прав по завещанию или получение их по праву наследования.

К правам распоряжения относят и использование права на ТЗ в виде залога, внесение как доли в уставной капитал при организации предприятия. Это разрешает ГК РФ, ст. 1042 и ст. 66.1 п. 1.

Неисключительное право – ограниченная возможность использования. Например, по времени, по видам маркируемых товаров и оказываемых услуг из перечня защищенного ТЗ и пр.

Законодательство России и большинства стран не ограничивает правовладельца в способах использования его обозначения. Исключительное право на зарегистрированный знак владелец может использовать самостоятельно или предоставлять его третьим лицам. Но только в пределах законодательства, действующего в стране.

Действия при обнаружении нарушения ваших прав

Владелец свидетельства может как разрешать, так и запрещать использование ТЗ. При этом отсутствие и разрешения, и запрета законом трактуется по умолчанию как запрет.

Если вы обнаружили нарушение прав на ваш защищенный ТЗ, то нужно отправить нарушителю заказное письмо с уведомлением о вручении. В нем описать обнаруженное вами нарушение, приложить копию свидетельства на ТЗ и предложить нарушителю немедленно прекратить нарушение, снять или закрасить знаки на продукции, на рекламных материалах, снять рекламу в интернете и пр.

Также в письме необходимо указать, что при невыполнении вашего требования материалы по нарушению будут отправлены в суд. 

Вопрос-ответ

Вопрос: "Имеет ли право ФГУП продать товарный знак?"