Мы отвечаем на ваши вопросы

Отправить свой вопрос

Расторжение лицензионного договора в отношении ноу-хау в одностороннем порядке

Заявка на услугу "Представительство в арбитражном суде" Подробнее об услуге "Представительство в арбитражном суде"

Отправьте заявку на услугу и получите скидку 3%

Есть вопросы? Поможем! (812) 385-05-33 ежедневно с 9:00 до 18:00

По лицензионному договору стороны договариваются о передаче исключительных прав на объект интеллектуальной собственности за оговоренную плату. Каждая из сторон обязана исполнять взятые на себя обязательства в соответствии с прописанными в договоре условиями.

Если контрагент нарушает требования сделки, лицензиар имеет право расторгнуть сделку, сообщив письменно об этом второй стороне.

Подобный случай рассмотрен 18.09.18 г. в АС Татарстана, а в последующем проанализирован 18.12.18 г. в апелляционной инстанции.

live00.png

Причина обращения в суд

По лицензионному договору, заключенному в июне 2017 г., Архипов А.О. передавал Рублевскому Р.С. за вознаграждение сведения об особых способах осуществления профессиональной деятельности (секрет производства). Секрет содержал сведения о способах защиты от незаконных действий кредиторов и коллекторов. Использование секрета позволяло получать предпринимателю прибыль.

Через два месяца произошла замена Архипова А.О. на ООО «Юридическое агентство «Паритет». А в середине декабря 2017 г. Рублевский Р.С. получил письменное сообщение о прекращении взаимодействия по договору, так как предприниматель нарушил его условия. Через неделю после получения уведомления ИП был отключен от системы «Битрикс24» и общение с лицензиаром было прекращено.

В ответ на уведомление о прекращении договора предприниматель ответил письменным отказом и заявил требование о выплате ему безосновательно полученного Обществом вознаграждения в сумме 48 тыс. руб., убытков на 44 тыс. руб., а также половину средств от выплаченных Обществу паушальных взносов из-за частичной передачи секретных данных и несоблюдения условий сделки.

Получив данное письмо, Общество направило ответ, в котором сообщало, что прекращение договора вызвано допущенными со стороны предпринимателя нарушениями. Компании стало известно, что ИП скрыл часть сделок, по которым ей не выплачено вознаграждение на сумму 18 тыс. руб. Общество было настроено расторгнуть договор и просило ИП принять данное требование.

В середине января ИП вновь уведомил Общество об отказе принять заявленное им расторжение договора, однако предложил расторгнуть его по обоюдному согласию с возмещением причиненных ему убытков в виде упущенной выгоды на сумму 94 тыс. руб. В качестве причины прекращения сделки предлагал указать нарушение Обществом его обязанностей. Претензия вернулась отправителю, так как Общество отказалось ее получать.

Позднее ИП сообщил Обществу, что вынужден обратиться в суд, так как в досудебном порядке стороны не достигли какого-либо соглашения по поводу расторжения договора. ИП по-прежнему настаивал в возникновении у него убытков, а у Общества — неосновательного обогащения. Общество ответило на данное требование, указав, что не признает содержащиеся в нем требования, просило признать факт прекращения отношений по сделке.

АС Татарстана в сентябре 2018 г. отказал ИП в иске. Данный акт Рублевский Р.С. обжаловал в апелляцию, но также получил отказ.

Позиция истца

Обращение с иском в суд было продиктовано существенным нарушением договора со стороны Общества. Если договор расторгается ввиду серьезного нарушения одной из сторон сделки, то другая вправе заявить о возмещении убытков, возникших в связи с прекращением договорных отношений (ч. 5 ст. 453 ГК РФ).

По подсчетам Истца ему были причинены убытки в сумме 400 тыс. руб. Данная сумма складывалась из величины лицензионного сбора, который ИП заплатил Обществу за пользование секретом производства.

Особенностью передаваемого секрета являлась необходимость в постоянной помощи Общества при его использовании. Указанное было вписано в договор. После того, как Ответчик прекратил оказывать содействие в использовании секрета, ИП не мог в дальнейшем вести свою деятельность по направлению защиты от незаконной деятельности кредитных организаций и коллекторов. С начала 2018 года он прекратил работу в данной сфере.

Выплата сбора за пользование лицензией осуществлялась на банковскую карту ИП Архипова А.О. Такой порядок стороны согласовали в договоре и дополнениях к нему.

После того, как Ответчик сообщил о расторжении сделки и перестал сопровождать программный комплекс, ИП не смог исполнить несколько договоров, которые он заключил с клиентами. Если бы Ответчик не расторг договор, то указанные суммы стали бы доходом ИП на общую сумму 94 тыс. руб. Так как с указанной суммы по договору требовалось отчислять 25% в виде роялти-платежей, то итоговая сумма упущенной выгоды составила 71 тыс. руб.

Таким образом, Ответчик должен выплатить Истцу сумму в размере 471 тыс. руб.

Общество ранее в претензиях указывало, что у Истца возник долг по роялти-платежам, что явилось причиной для прекращения договора. На это истец сообщил следующее.

По договору предприниматель был обязан ежемесячно выплачивать 25% от вырученной прибыли при работе с секретом производства по лицензии. В судебном процессе выяснилось, что на самом деле ИП осуществлял роялти-платежи другим способом, который не был оговорен сторонами в тексте договора. Сделки, заключаемые с клиентами ИП, предполагали возможность внесения денежных средств в рассрочку на несколько месяцев. А Общество требовало вносить лицензионную плату не от полученного дохода, а от суммы заключенной сделки, то есть с суммы, которая будет получена ИП в будущем.

Также Общество определило минимальный размер таких платежей в фиксированной сумме 6 тыс. руб., то есть платеж не зависел от цены сделки. В результате такой оплаты у ИП возникла переплата по роялти-платежам, но Ответчик не учел этого при расторжении сделки.

Учитывая все указанное, Истец просил суд расторгнуть договор с Обществом и взыскать с него убытки. ИП полагал, что Ответчик не мог заявить односторонний отказ от исполнения договора.

Какие обстоятельства установлены судом

Из имеющихся в деле материалов суд определил, что в июне 2017 года стороны подписали ряд дополнений к договору, в которых оговорили, что ИП оплачивает паушальный взнос в общей сумме 400 тыс. руб., а Общество передает ему лицензию сроком на три года с правом ведения деятельности по ней на территории г. Волгограда.

В последующем Общество воспользовалось правом на отказ от сделки в связи с нарушением порядка внесения роялти-платежей, так как ему стало известно о совершении Истцом сделок, о наличии которых Общество не было поставлено в известность. По состоянию на октябрь 2017 года долг по данным сделкам составил 18 тыс. руб.

Истец основывал свои требования на ст. 450 ГК РФ, которая дает право расторгнуть сделку ввиду существенного нарушения одной из сторон ее основных условий. Из общего смысла гл. 29 ГК РФ заявить требование о расторжении сделки можно, только если она фактически еще действует.

Также, исходя из ст. 12 ГК РФ, расторжение договора выступает в качестве одного из способов защиты нарушенного права. Общество уведомило ИП о прекращении договора 14.12.2017 г., следовательно, отношения сторон по договору завершились. Поэтому выраженная в иске просьба о расторжении договора не поможет ИП восстановить его права и изменить отношения между сторонами. Суд пришел к выводу, что Истец выбрал не тот способ защиты, который следовало.

Кроме того, согласно ст. 450 ГК РФ, договор можно расторгнуть при серьезных нарушениях со стороны контрагента. Наличие таких обстоятельств должен доказать Истец. 

В иске указано на невыполнение Обществом пунктов договора, связанных с неоказанием консультационных услуг и помощи в выполнении ряда задач в течение срока действия договора. Но ИП не предоставил суду ни одного доказательства, которое бы подтвердило, что помощь не была оказана. Кроме того, у ИП имелись претензии к Обществу лишь к одному из четырнадцати составляющих ноу-хау. 

Следовательно, если даже имело место неисполнение обязанностей со стороны Ответчика, то они носили незначительный характер.

Особенности расторжения лицензионного договора о передаче секрета производства

Под секретом производства ГК РФ понимает любую информацию об итогах интеллектуального труда в сфере науки и техники, а также о вариантах ведения профессиональной деятельности, которые не известны широкому круг лиц и имеют в силу этого коммерческую ценность (п.1 ст. 1465 ГК РФ).

В спорном договоре был подробно описан состав передаваемого ноу-хау. Информация передавалась вместе с обязательством обучения Истца порядку его применения.

ИП в течение срока действия договора вносил требуемые роялти-платежи и не высказывал замечаний по порядку их внесения. В последующем им без возражений подписаны акты, в которых был перечислен перечень передаваемых сведений, составляющих ноу-хау.

Согласно нормам гражданского законодательства, контрагент не может требовать вернуть то, что получено или исполнено им до даты расторжения сделки, если об ином не было отдельного уговора.

Стороны в п. 8.3 лицензионного договора закрепили правило, согласно которому нельзя просить вернуть то, что передано лицензиару в связи с исполнением договорных обязательств. Общество передало ИП ноу-хау, в ответ ИП оплатил паушальный взнос в сумме 400 тыс. руб. Общество надлежаще исполнило свои обязанности, следовательно, требовать возврат взноса у ИП не было права.

Кроме того, из всех имеющихся документов следовало, что контрагенты согласовали порядок расчетов как 25% от суммы сделки, и ИП последовательно вносил указанные платежи, не высказывая возражений.

ГК РФ закрепляет принцип добросовестного поведения сторон сделки. Поэтому ИП не должен основывать свои требования на ином толковании договора, чем то, о котором договорились стороны.

Апелляция не нашла оснований для отмены решения нижестоящего суда

Апелляционная коллегия согласилась с выводами суда 1-ой инстанции:

  • обязательства между сторонами были прекращены в декабре 2017 г., Истец выбрал ненадлежащий способ защиты своего права;
  • Общество выполнило свои обязательства, в силу чего Истец не мог требовать возврата паушального платежа;
  • расчеты роялти-платежей осуществлялись в соответствии с имеющейся договоренностью между контрагентами, следовательно, Истец действовал недобросовестно, выставляя требование о признании его недостоверным;
  • ссылка Истца на невозможность ведения коммерческой деятельности ввиду прекращения Ответчиком договора не была принята, так как указанное не могло быть положено в основу отмены решения или признания иска.

Таким образом, если лицензиат нарушает условия договора, то сторона, которая обладает исключительным правом на секрет производства, вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, без возврата всего полученного по сделке ранее.

Вопрос-ответ

Вопрос: Как оспорить договор на ноу-хау, если технология не является уникальной?

Ответ: Под «ноу-хау» понимаются секреты производства (опыт, знания, технологии и т.д.), имеющие определенную ценность (как действительную, так и потенциальную), вследствие неизвестности их другим лицам. При условии, что третьи лица не имеют доступа к такой информации даже на законных основаниях, а правообладатель предпринял все возможные меры защиты прав. Признаками ноу-хау являются:

  • информация носит общедоступный характер;
  • информация является полезной и важной для производства;
  • информация известна третьим лицам;

Универсальным способом распоряжения правами интеллектуальной собственности является лицензионный договор. Он может быть признан недействительным в случае нарушения одного из пунктов.

С момента утраты конфиденциальности право на ноу-хау прекращается у всех правообладателей, поскольку ноу-хау в таком случае не имеют коммерческой ценности. Способ защиты нарушенных прав в таком случае сводится к получению компенсации за причиненные убытки.

При несоблюдении требований о государственной регистрации предоставление права использования ноу-хау считается несостоявшимся, что также является существенным нарушением условий контракта.

Ноу-хау может иметь несколько обладателей лишь в том случае, если каждый из них добросовестно и независимо от других стал обладателем секретных сведений, т.е. в смог в силу опыта, полученных знаний либо исследований.

Вопрос: Можно ли расторгнуть договор ноу-хау сразу после заключения?
Ответ: ГК РФ предусмотрено несколько видов договоров на секрет производства:
  1. Статья 1468. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства
  2. Статья 1469. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства
Если речь идёт о второй разновидности договора, то  лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. В случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок.

Таким образом, такой договор не может быть расторгнут сразу после заключения. Соглашение будет действовать как минимум 6 месяцев со дня извещения одной стороной о расторжении, если более длительный срок не оговорен текстом документа. 

Стоимость услуг

Стоимость работ

Оценка секретов производства (ноу-хау)дог.

Необходимые документы

Описание:

  • Характеристики товаров (услуг), производимых с использованием ноу-хау;
  • Ожидаемый срок полезной жизни объекта;
  • Краткое описание настоящей деятельности и истории предприятия-правовладельца.

Количественные характеристики:

  • Затраты на создание объекта ноу-хау;
  • Себестоимость и цена единицы товара с использованием ноу-хау;
  • Источники получения доходов от использования ноу-хау и прогнозируемая выручка от продажи товаров (услуг);
  • Технические (потребительские), эксплуатационные, экологические и экономические показатели получения доходов от использования ноу-хау:
    -Увеличение объемов реализации конкретных видов или всей продукции с использованием ноу-хау / Повышение цены / Снижение себестоимости при использовании;
  • Произведенные затраты:
    -на освоение в производстве и организацию выпуска и реализации товаров с использованием ноу-хау;
    -на маркетинг;
    -на страхование рисков осуществления проектов с использованием ноу-хау.

В зависимости от целей и назначения оценки данный пакет документов может быть пересмотрен при согласовании с Заказчиком.

Подпишитесь на рассылку «1Капиталь»
1 раз в месяц
Новости законодательства и финансов
Обновления видеоблога

Количество показов: 1032
16.01.2019
Вы нашли решение в нашей статье?

Возврат к списку