Претензия на нарушение товарного знака: как действовать? Советы юриста

Незаконное использование товарного знака — это распространенная претензия, которую может получить владелец любого бизнеса. Причем подобные проблемы часто возникают по причине того, что предприниматели просто не в курсе.

Почему претензии поступают часто

Согласно букве действующего Законодательства в России каждый предприниматель может зарегистрировать в качестве товарного знака практически любое обозначение. В частности, это могут быть слоган, название блюда, логотип компании и другое.

Однако, при регистрации товарного знака предприниматели не обязаны оповещать все компании, которые действуют на территории страны, об этом. То есть велика вероятность, что кто-то в будущем начнет использовать в своей деятельности аналогичные слоганы, названия блюд и так далее. Считается, что каждый предприниматель при запуске нового дела должен проверять наличие зарегистрированных товарных знаков. Но многие владельцы этого не делают.

В результате получается, что предприниматели узнают о нарушении товарного знака только при поступлении соответствующей досудебной претензии.

Незаконное использование товарного знака: определение

Действующее Законодательство закрепляет право пользования товарным знаком только за правообладателем. Другие компании или частные лица не могут применять в личных либо коммерческих целях аналогичные и похожие обозначения. Данное правило распространяется на товары и услуги, однородные товарному знаку.

Для понимания указанной нормы можно рассмотреть пример. Компания регистрирует в качестве товарного знака название «Лонг вей». Другой предприниматель позднее делает то же самое в отношении «Long Way». В подобных случаях первая компания вправе подать претензию второй о неправомерном использовании товарного знака. Большинство судов признает написание фразы транслитом нарушением.

При этом в действующих нормах содержится ряд важных нюансов. 

Если одна компания использует ранее зарегистрированный товарный знак, но занимается совершенно другой деятельностью, то нарушения в подобных случаях нет. 

Применительно к приведенному примеру это могут быть школа медитации «Лонг Вей» и магазин по продаже автокомпонентов «Long Way».

В случае если суд выявит наличие нарушения товарного знака, то компания может получить штраф в размере до пяти миллионов рублей. Реже в подобных ситуациях предпринимателей привлекают к административной или уголовной ответственности. Причем такие наказания предусматриваются и за случаи, когда владельцы компании не знали о нарушении.

Об этом свидетельствует результаты судебного разбирательства между АО «Сеть телевизионных» станций и предпринимателем. Последний продавал игрушки, изображения которых было зарегистрировано первым как товарный знак. Предприниматель, получил досудебную претензию, не стал реагировать на нее. В итоге после разбирательств был вынужден выплатить компенсацию правообладателю за незаконное использование чужого товарного знака на сумму более 73 тысяч рублей.

Виды наказаний

За использование чужого товарного знака в России предусмотрено несколько видов наказаний. Так, в случае выявления подобного нарушения предпринимателей обязывают выплачивать компенсацию за незаконное использование товарного знака (гражданско-правовая ответственность). Размер штрафа в таких обстоятельствах варьируется от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.

В ряде случаев объем санкций может быть увеличен. 

За незаконное использование чужого товарного знака назначают штраф в двукратном размере от стоимости товара. Подобные наказания вводятся за незаконное применение чужой франшизы, оцениваемой в несколько миллионов рублей.

В случае если разбирательствами по подобным делам занимается ФАС (то есть владелец подал заявление в это ведомство), то нарушитель привлекается к административной ответственности. В подобных обстоятельствах применяется штраф в размере 2-500 тысяч рублей.

Если в ходе разбирательств устанавливается, что правообладатель понес существенные потери, и размер санкций высокий, то в отношении нарушителя заводится уголовное дело. В этом случае предпринимателя могут отправить на общественные работы сроком на 5 лет или в тюрьму на 6 месяцев.

Кроме того, помимо указанных наказаний бизнес может понести дополнительный ущерб. В частности, компания открывает кафе с логотипом, который ранее был зарегистрированный как товарный знак. В случае признания данного заведения нарушителем чужих прав, то оно будет вынуждено потратить деньги на ребрендинг (в частности, заменить вывеску и все предметы, на которых указан логотип) и оповестить покупателей о внесенных изменениях.

Подобное по характеру дело рассматривал суд, который разбирался в спорах между ЗАО «Мясная галерея» и пиццерией Testo. Последняя использовала в наименованиях блюд фразу «Горячая штучка», которую первая компания ранее зарегистрировала как товарный знак. После того как пиццерия отказалась рассматривать досудебную претензию, в отношении головной компании ООО «Хуторок» завели дело об административном правонарушении. Общий размер компенсации в данном случае составил 315 тысяч рублей.

Как поступать после получения претензии о нарушении товарного знака

В случае получения претензии о нарушении товарного знака этот документ нельзя оставлять без внимания. Отправители всегда готовы идти до конца в подобных разбирательствах. То есть, если претензия будет проигнорирована, предприниматель получит повестку в суд.

Существует общий порядок действия в подобных ситуациях, который нередко помогает снизить размер компенсации либо избежать наказания.

Проверить, кто прислал претензию

Претензии о нарушении товарного знака не всегда отсылают компании, являющиеся владельцев конкретного обозначения. Поэтому, прежде чем решать проблемы, которые возникают в подобных случаях, рекомендуется проверить отправителя.

Подобные претензии в основном рассылают крупные компании, имеющие в своем штате юристов. Последние занимаются такими вопросами, действуя от имени владельца на основании доверенности. Копия этого документа должна быть приложена к претензии.

При получении рекомендуется проверить доверенность, чтобы убедиться в ее подлинности. Для этого нужно зайти на официальный сайт Федеральной нотариальной палаты и вбить в соответствующее поле номер документа и другие данные.

Претензии высылаются в письме с описью документов на юридический адрес компании либо на электронную почту. При этом, если отправитель не предоставил доверенность, данное сообщение нельзя оставлять без внимания. В подобных обстоятельствах рекомендуется связаться с компанией и уточнить, в чем заключается суть претензии. Отсутствие доверенности не помешает правообладателю получить компенсацию через суд.

Проверить товарный знак через общую базу

После получения претензии рекомендуется проверить товарный знак в базе Роспатента. В частности, следует уточнить, действителен ли он и на что распространяется. Как было сказано выше, в ряде случаев правообладатели не могут истребовать компенсации за незаконное использование товарного знака.

Если база Роспатента показывает, что срок действия окончен, то нарушения прав нет. Нередко компании регистрируют товарные знаки на 10 лет. И по окончании этого срока забывают продлить действие исключительных прав.

Также важно уточнить, на какие товары (услуги) зарегистрирован конкретный знак. Если предприниматель продает совершенно другую продукцию (допустим, товарный знак зарегистрирован на мягкие игрушки, а претензия предъявляется в отношении посуды), то нарушения в подобных обстоятельствах скорее всего нет. Согласно действующему законодательству, бизнес могут привлечь к ответственности за реализацию одинакового или однородного товара.

Кроме того, в базе Роспатента следует уточнить наименование правообладателя. В судебной практике встречаются случаи, когда одна компания передает права на торговый знак третьим лицам. При этом соответствующие изменения забыли внести в базу Роспатента. В подобных случаях новый владелец товарного знака не может заявлять о нарушении прав.

Заключить договор с юристом

После проведения предварительной проверки рекомендуется поручить юристу более комплексный анализ сложившейся ситуации. На основании полученного результата специалист выстроит защиту бизнеса, который обвиняют в нарушениях.

Так, нередки случаи, когда претензия поступает в отношении названия компании. В подобном случае юрист проводит проверку, выясняя, кто раньше зарегистрировал наименование. Если это сделало юрлицо, которое обвиняют в нарушении, то специалист может оспорить претензию, обратившись с соответствующим заявлением в Роспатент (точнее, Палату по патентным спорам). Дело в том что, согласно законодательству, в случаях, когда компания регистрирует название раньше, чем другой предприниматель - товарный знак, то действие последнего должно быть прекращено. Эту процедуру должен провести Роспатент. Правообладатель в такой ситуации не сможет претендовать на получение компенсации.

Кроме того, согласно правоприменительной практике, если компания в течение продолжительного времени использует название (обозначение или иное) для своей продукции, о чем знает широкий круг потребителей, то она приобретает право на него при условии, если соответствующий товарный знак был зарегистрирован позднее. Однако это необходимо будет доказать, предоставив соответствующий пакет документов: договора с поставщиками и иное. В данном случае товарный знак также могут аннулировать.

Но последний вариант встречается реже. Объясняется это тем, что для судов известность бренда — слабый довод, так как данное понятие носит субъективный характер. Но если указанная ситуация имеет место, при дальнейших разбирательствах рекомендуется найти доказательства, подтверждающие факт продолжительного использования обозначения.

 Кроме того, юрист должен проверить сходство обозначений или найдет иные причины для оспаривания претензии. В частности, если в товарном знаке выявляется что-то вводящее потребителей в заблуждение, то его не должны регистрировать. Но специалисты Роспатента не всегда обращают внимание на подобные детали. То есть товарный знак могут зарегистрировать с нарушениями.

В качестве примера подобной двусмысленности может служить дело, в рамках которого владелец магазина «Европеец» обратился в Роспатент с целью аннулировать товарный знак «Автоевропеец». В качестве доказательств собственной правоты истец предоставил информацию об использовании первого названия на вывесках и баннерах. Ведомство удовлетворило это ходатайство. Но позднее суд аннулировал данное решение.

В своем поставлении он отметил, что коммерческое использование название не дает владельцу бизнеса исключительных прав на коммерческое обозначение. То есть, по мнению суда, известность и сертифицированное право — это разные понятия. Поэтому он признал названия «Европеец» и «Автоевропеец» сходными между собой и подтвердил исключительное право за ответчиком на данное обозначение. В итоге ситуация вернулась к первоначальной точке. Роспатент был вынужден восстановить права за ответчиком.

Снизить размер компенсации

Компенсация взимается не с целью принести правообладателю дополнительный доход, а для восстановления финансового положения, измененного из-за незаконного использования товарного знака. Именно поэтому в законодательстве ее размер определен как вилка: от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.

В связи с этим размер компенсации всегда является примером торга. То есть юрист может, основываясь на результатах анализа и приведя соответствующие доводы, уменьшить запрашиваемую сумму. Это можно сделать также через суд. Во втором случае юрист должен привести доводы, необходимые для снижения размера компенсации: описание рисков, варианты развития событий и иное, что наступает (наступило) вследствие незаконного использования товарного знака.

На данном этапе также важно учитывать характер взаимодействия с правообладателем, что может пригодиться при оспаривании претензии в суде. Нередко компании, которые владеют товарным знаком, угрожают нарушителям. В частности, это могут быть сообщения типа «заплатите сейчас N рублей, иначе через суд взыщем Nх3 рублей».

Нужно учитывать, что суд при определении размера компенсации определяет ее соразмерность. Если правообладатель отправляет сообщения, подобные приведенному, то у суда возникнут вопросы по поводу новых обстоятельств, наступление которых повлекло за собой кратное увеличение суммы.

Мировое соглашение или судебное разбирательство

После ознакомления с претензией юрист может пойти по одному из двух путей: договориться о заключении мирового соглашения либо разрешить ситуацию через суд.

В первом случае специалист выстраивает диалог с правообладателем. Если юрист приводит достаточные доводы, а сумма компенсации удовлетворяет запросы, то последний может пойти на заключение мирового соглашения. В этом случае также возможны 2 варианта развития событий.

Истец может заключить лицензионное соглашение с правообладателем на использование товарного знака в коммерческих целях либо отказаться от этого. Но в обеих ситуациях нарушителю, вероятнее всего, придется выплачивать компенсацию.

Мировое соглашение — это наиболее удачный вариант исхода событий. Поэтому в большинстве случаев стороны договариваются между собой без суда. Это позволяет сократить расходы на юристов и подготовку дела, а также — временные затраты.

Если правообладатель не готов заключить мировое соглашение, то претензию отправляют в суд. На это отводится срок до одного месяца. Суды по подобным претензиям нередко длятся долго, так как стороны обычно проходят все инстанции, включая арбитражный и кассационный. Причем последний может найти новые обстоятельства, из-за которых дело придется пересматривать. То есть претензию отправят в суд первой инстанции. В итоге подобные разбирательства могут растянуться на год и более.