Может ли отобрать домен владелец одноименного товарного знака

Многие юристы дают гарантию владельцу товарного знака, что через суд будет легко получить в собственность одноименный домен. На самом деле это не так. Юристы лукавят  – они получают вознаграждение не за конечный результат, а за участие в судебном разбирательстве, поэтому любое такое дело приносит им доход независимо от исхода процесса.

Также юристы не афишируют тот факт, что, если истцу откажут в иске, то он получит комплекс проблем, которые совсем не ожидал. Поэтому бизнесмену желательно самому разобраться в предмете и выбрать ту стратегию, которая снизит риск, но увеличит шансы.

Товарные знаки и спорные домены

В этой статье приведена классификация наиболее показательных разбирательств о получении права собственности на домен владельцем товарного знака. Обсуждение законов мало что даст, поэтому все примеры реальные на основании вынесенных судебных решений. Этот подход оправдан тем, что уже накопилась определенная статистика по таким делам, и можно на практике оценить вероятность победы в судебном споре одной из сторон процесса. В дальнейшем «товарный знак» - это истец, «спорный домен» - ответчик.

Есть товарный знак, а ответчик ведет деятельность в том же сегменте

Истец в этом случае практически не может проиграть – ему нужно собрать доказательную базу и подать иск в суд. Здесь очевидно нарушение прав на зарегистрированный товарный знак. У ответчика домен в этом случае отберут, еще и компенсацию взыщут (цифры доходят до 5 млн. руб.). То, что он зарегистрирован раньше товарного знака, роли не играет – налицо нарушение исключительного права на товарный знак.

Пример. Ответчик проиграл в споре истцу «Стопдолг», суд принял решение забрать домен stopdolgam.ru. Хотя регистрация вполне себе добросовестная и сочетание слов совершенно не эксклюзивное. Скорее всего, решение ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности) было бы в пользу владельца домена. В России такие судебные споры редки, поэтому и решения зачастую формальные, без учета положений Парижской конвенции. Что интересно, даже при проигранной апелляции, домен у ответчика еще не отобрали, так как с него идет редирект на новый сайт. Видимо, продолжение в споре еще следует.

В любом правиле есть исключения, эта аксиома касается и судебных споров «товарный знак» - «домен».

Еще один отказ истцу в споре, который он затеял из-за того, что ответчиком было использовано фирменное название своей компании на сайте и в имени домена. И, хотя деятельность ответчика велась в том же классе, что и у истца, суд не принял это во внимание.

Но таких исключений крайне мало, едва ли наберется один процент от общего количества аналогичных исков.

Есть товарный знак, но деятельность ответчика ведется в другом классе

Сайт, на домен которого претендует истец, не имеет никакого отношения к коммерческой деятельности, которую ведет хозяин товарного знака. Это значит, что права истца не нарушены. Поэтому формулировка иска должна быть другая, связанная с недобросовестной конкуренцией. 

То есть домен либо пустой, либо вводит пользователей в заблуждение, выставлен на продажу или на сайте публикуются ссылки на конкурентов истца. Такие способы использования домена однозначно толкуются в пользу владельца ТЗ, и шанс отобрать домен составляет более 50%. Если же на домене расположен обычный информационный сайт, то доказательства его недобросовестного использования найти будет очень непросто, шансы точно менее 50%.

Проигрыш Сбербанка

Шансы на отъем домена выше в российском суде, нежели в ВОИС. Сбербанк в качестве истца подал иск в ВОИС с тем, чтобы забрать домены sberbank.biz и sberbank.org. Казалось бы, тут нет никакой спорной ситуации, все очевидно – ответчик произвел регистрацию доменов гораздо позже, чем появился товарный знак с всемирной известностью. Но не тут-то было. 

ВОИС сочла, что на спорных доменах не оказываются никакие финансовые и банковские услуги, поэтому их использование считается добросовестным. Кроме того, суд решил, что слово «сбербанк» не носит эксклюзивный характер, а общеупотребительно. А владелец обоих доменов после решения ВОИС в свою пользу просто разместил на них рекламу банковских кредитов.

Шансы забрать домен с точки зрения российской и международной практик

Часто на тематических форумах владельцы только что полученного товарного знака активно интересуются, в какой суд надо обращаться, чтобы забрать себе домен. Почему-то многие считают, что товарный знак дает полное право отобрать чужое. Но надо трезво оценивать шансы на победу, прежде чем начинать судиться. В Европе и в России в ходу положения UDPR и Парижской конвенции. Есть три пункта, доказательства по которым должен собрать именно истец, чтобы у него получилось забрать домен:

Что касается третьего положения, то тут очень сложно доказать недобросовестность регистрации, особенно, если доменное имя было зарегистрировано раньше товарного знака. Необходимо представить доказательства, что владелец домена знал о товарном знаке и домен зарегистрировал с намерением создать помехи в реализации коммерческой деятельности истца. В России добиться положительного вердикта по иску намного проще, чем в международном суде. Небольшой шанс в ВОИС есть в том случае, если ответчик не сможет отстоять свою позицию.

Доменное имя, зарегистрированное ранее, чем товарный знак, имеет 99% процентов шансов остаться у прежнего владельца, если судебное производство велось в международном суде. В России трактовка недобросовестного использования несколько иная, поэтому ответчики чаще теряют свои доменные имена.

За примером далеко ходить не надо. Сбербанку и The Sun было отказано в их притязаниях на доменные имена, зарегистрированные уже после того, как компании получили права на свои товарные знаки. В этих прецедентах суд решил, что наименования доменов относятся к общеупотребимым словам, и по этой причине истцы не имеют на них никаких особых прав.

Риски для владельца товарного знака, если он проиграет суд

Если суд откажет истцу в требовании на право владения доменом, то его могут ожидать серьезные последствия. Если дело было на рассмотрении в ВОИС, которая пришла к выводу, что никакого повода для подачи иска в суд не было, то тут применяется трактовка «злоупотребление правом». Если же предпринимается попытка забрать домен, возраст которого больше, чем у товарного знака, то в этом случае выносится вердикт об обратном захвате домена. Владелец доменного имени отправляется с этим решением в обычный суд с требованием компенсации и обычно получает ее. Так компания HVAC лишилась 40 тыс. долларов с формулировкой «за попытку обратного захвата домена».

Проигрыш компании Appfollow в ВОИС

Еще один случай. Компания Appfollow, которая «сидит» на домене appfollow.io, решила заполучить себе одноименный домен в зоне com, который был зарегистрирован раньше, чем товарный знак компании. Все закончилось предсказуемо – ВОИС отказала в иске, а так как в этой организации нет апелляций, то доменное имя appfollow.com истцу уже не достанется ни при каких условиях. А ведь все могло решиться мирным путем – ответчик по этому делу был готов продать домен за 2 тыс. долларов, но Appfollow решила по своему – заплатила 1.5 тыс долларов пошлины и наняла крайне дорогого адвоката. Что в итоге? Деньги потрачены, а домена нет. И кто тут выиграл? Ответчик.

Проигрыш The Sun в ВОИС

Скоропалительное обращение в ВОИС может стоить дорого не только в плане денег, но и грозит потерей репутации. Проигравшая сторона не может подать апелляцию, а бывший ответчик получает полную свободу действий. На примере The Sun – после неудавшейся попытки отобрать домен даром, она уже никогда не сможет его выкупить, так как владелец доменного имени удвоил его изначальную стоимость.

Проигрыш корпорации Nissan в ВОИС

Та же история произошла с корпорацией Nissan, она потеряла все возможности выкупить домен nissan.com, хотя владелец этого доменного имени готов был его продать. Все произошло по вине топ-менеджера автоконцерна Карлоса Горна, который решил начать судебный процесс и потратил в итоге больше денег, чем Nissan потерял бы, мирно купив домен. Что теперь? Огромная корпорация занимает доменное имя nissan-global.com, а на nissan.com размещена антиреклама концерна. Учитывая, что туда ежедневно заходят тысячи человек, можно понять масштабы репутационного поражения. Ну а решение Карлоса Гона легко объяснить, зная, что его арестовали в 2018 году за финансовые аферы, которые он проворачивал в Компании Ниссан.

Проигрыш компании «Домовой» в российском суде

В российском судопроизводстве тоже есть прецедент, когда в посягательствах на доменное имя было отказано. Сеть супермаркетов «Домовой» решила заявить свои права на домен domovoy.ru, судились полтора года, дошли даже до Верховного суда, потратили большое количество денег, и в итоге потеряли любую возможность забрать его себе. Российские суды стали достаточно часто получать подобные иски, и поэтому стали внимательней присматриваться к ведению подобных дел за рубежом. Результатом такой активности стало то, что решение доменных споров часто выносится в пользу ответчика, то есть владельца домена.

Оценивайте свои шансы реально

Почему-то мало кто из владельцев товарных знаков, претендующих на домен, понимает, что после суда решить вопрос мирным путем уже невозможно. Есть все шансы в досудебном порядке сесть за стол переговоров и выкупить домен без лишних разбирательств и нервотрепки. Но удивительно, компании, которые владеют товарным знаком, упорно тратят на судебные издержки такие суммы денег, что хватило бы на покупку как минимум трех доменных имен.

Если есть возможность выкупить домен, то это лучше, чем затевать судебный процесс. Обращаться в суд можно в том случае, когда все другие варианты уже испробованы и есть вероятность хотя бы в 50%, что домен присудят истцу.

Нет никакого смысла затевать судебные процессы, заранее обреченные на поражение, если предварительно не просчитаны и не оценены шансы на победу. Адвокатам же на руку начать тяжбу, им неважно, каков будет исход дела, платят им только за участие.

Бизнес-логика должна быть применима к любому действию, это на самом деле несложно: добиться желаемого при минимальных затратах. Просчитать все риски и прийти к правильному решению.

Стоимость услуг